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A 3ª turma do STJ reconheceu a possibilidade de se arguir nulidade de patente e de desenhos industriais como matéria de defesa. Ao decidir, a turma acompanhou voto do relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que, à luz desse entendimento, seja reexaminado recurso.
Os autos versam acerca de ação de infração de uma patente e de dois desenhos industriais, direitos de propriedade intelectual que conferem ao seu titular a prerrogativa de impedir terceiros de utilizar, de forma comercial, respectivamente, o modelo de utilidade e as formas plásticas ornamentais neles reivindicadas.
O réu, em sua defesa, alegou a invalidade dos direitos de propriedade industrial que fundamentam a ação, por lhes faltarem os requisitos essenciais exigidos pelos arts. 8º e 95 da lei 9.279/96 (lei de propriedade industrial), quais sejam, a novidade e a atividade inventiva, no caso da patente, e a novidade e a originalidade, no caso dos desenhos industriais.
O tribunal de origem entendeu que não seria possível, no bojo de uma ação de infração, examinar a nulidade da patente e dos desenhos industriais, o que deveria ser arguido em ação própria, de competência da Justiça Federal, tendo, assim, deixado de analisar tais alegações.

Possibilidade
O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que a marca, a patente e o desenho industrial apresentam natureza e finalidade muito distintas.
O ministro explicou que não é a Constituição, mas a própria lei 9.279/96 quem estabelece a necessidade de participação do INPI nas ações de nulidade de marcas, patentes e desenhos industriais, respectivamente nos arts. 175, 57 e 118.
“Não há qualquer óbice, portanto, a que essa mesma lei preveja uma exceção a essa regra nos arts. 56, § 1º, e 118, ressalvando expressamente a possibilidade de arguição da nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração, de competência da Justiça Estadual, dispensando, nesses casos, a participação do INPI.”
O magistrado citou o livro “Propriedade Intelectual no Brasil”, de Dannemann Siemsen, que diz que “a arguição de nulidade não autoriza um juiz estadual a decretar a nulidade da patente, mas apenas reconhecer que a concessão da patente foi indevida e que, portanto, não há que condenar o réu por sua infração”.
Reexaminando a questão, o relator entendeu que quanto às marcas, deve prevalecer o entendimento firmado no STJ acerca da impossibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa em ação de infração. Porém, quanto a patentes e a desenhos industriais, passou a entender que se mostra possível a arguição incidental de sua nulidade pelo réu
Diante disso, deu provimento ao recurso para, reconhecendo a possibilidade de se arguir a nulidade da patente e dos desenhos industriais como matéria de defesa, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que, à luz desse entendimento, seja reexaminado o recurso de apelação.

Fonte: https://migalhas.uol.com.br/quentes/336249/stj–e-possivel-arguir-nulidade-de-patente-e-de-desenhos-industriais-como-materia-de-defesa